美国商标常见问题及回答（六）

根据美国法律，商标是用于识别商品或服务来源的任何单词、短语、符号、设计或者他们的组合，包括商品商标、服务商标、集体商标和证明商标。

 

传统上，美国境内的商标权利首先是通过在特定产品或服务上使用一个标志而确立的，这些权利被称为“普通法”权利。普通法权利仅在实际使用该标志的地理区域才能享有，并非自动享有美国全国范围内的保护。

 

因为商标是有地域性的，大部分跨境电商卖家主要做美国市场，自然就注册美国商标。了解以下问题有助于跨境电商卖家更好注册与维护美国商标以及进行维权规避侵权等。

 

常见问题

 

16. 被告是否能以“没有实际发货”为由进行抗辩？

 

从商标侵权的认定条件中可以得出，被告是否实际发货并不是认定商标侵权的必要条件。只要权利人能够证明其商标具有可保护性，且被告使用争议商标的行为可能引起消费者混淆商品或服务的来源，就可以认定被告商标侵权。

 

因此，没有实际发货并不能作为有效抗辩的理由。

 

17. 面对他人指控商标侵权时，被告可以如何进行正当使用抗辩？

 

（1）商标的描述性正当使用。商标的描述性正当使用抗辩（“descriptive”or“classic”fair use）规定在美国《兰哈姆法》第33 条(b)款，构成商标的描述性使用抗辩需要满足 3 个条件：

 

a.商标并没有用于指示商品或者服务的来源；

 

b.描述性使用，即使用商标的原意；

 

c.使用是善意的。

 

（2）商标的指示性合理使用。商标的指示性合理使用（nominative fair use）则是指商标使用人虽然使用了商标，也使用商标指示了商品，但这种使用仅仅只是为了指示特定商标商品的某些性质，譬如在广告中将自己的商品与某一特定品牌商品进行比较，即构成商标的指示性合理使用。美国联邦第九巡回法院 2002 年在Playboy Enterprises, Inc. v. Welles 中认为被告在其自己的网站上标注曾经获得花花公子的奖项，奖项中出现了花花公子的注册商标，被告的行为是典型的商标的指示性合理使用，不构成商标法上的侵权。

 

18. 在美国，一般商标侵权行为和假冒商标行为的赔偿责任有哪些？

 

如果一项在美国专利商标局注册的商标受到侵犯，原告有权按照衡平原则（principles of equity）对以下项目求偿：

 

（1）被告的侵权利润（profit）；

 

（2）原告遭受的任何损失；

 

（3）诉讼费用。

 

法院应当自行确定或指令其他主体确定上述侵权利润和损害。在确定侵权利润时，原告只须证明被告的销售额（sales），被告对其中包含的成本或其主张的其他扣减项目负举证责任。在确定赔偿时，法院可以根据具体情况认定高于实际损害（actual damages）但不超出实际损害三倍的金额。法院在特定案件中可以判予胜诉方合理的律师费用。

 

假冒商标是一种伪造的并与注册商标标记相同或实质上不可区分的标记，在涉及使用假冒标记或标识的案件中，除非存在法院认定的减轻情节，否则法院应当判予相当于侵权利润的三倍、损害赔偿的三倍，或者上述两者中较高者的金额，以及合理的律师费。根据《美国法典》第 1117 条(b)(2)款，如果违法行为包含以下因素：

 

（1）明知某种标记、标识属于假冒标记而故意在销售、许诺销售、分销产品或提供服务中使用该标记、标识；

 

或者（2）为第（1）种情形中违法行为的实施提供必要商品或服务，且意图使该商品或服务的接收者将其运用于违法行为的实施中，法院可以针对赔偿金额判予判决前的利息（prejudgment interest），计算利息的起始日期为含有原告该项诉讼请求的诉状送达之日，结束日期为作出该判决之日，法院也可以采用其认为合适的较短期间来计算利息。

 

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