美国发明专利常见驳回情况及应对措施

在美国申请专利，要经过严格的实质审查程序，在这个过程中，审查员会对申请是否满足专利法规定的可专利性进行审查，并会发出审查意见通知书，申请人需要及时答复才能保证审查的正常进行，因此，熟悉审查意见并进行答复是申请专利时必不可少的一步，不仅有利于提高专利授权的效率，还能节省费用。

 

美国发明专利申请进入全面审查阶段，申请人会收到三种审查意见通知，包括，Non-final Rejection、Final Rejection和Advisory Action。

 

3种审查意见

 

1.Non-final Rejection (NFR)—非终审驳回：

 

申请收到的第一个审查意见或是RCE之后的第一个审查意见，表示审查员第一次提出至少一个影响申请获得授权的新问题。

 

2.Final Rejection (FR)—终审驳回：

 

申请人在答复先前审查意见时没有完全解决或克服所有的问题的情况下，审查员下发的最终驳回，也有少数情况下第一个审查意见是Final Rejection。

 

3.Advisory Action—咨询意见书：

 

申请人对Final OA的答复未能使得申请处于能被授权，则申请人会收到Advisory Action（简称AA）。需要强调的是，AA可以看作是Final OA的延伸，即AA的答复期限等于Final OA的答复期限。

 

Non-final Rejection与Final Rejection，申请人一般可能还会同时收到另外两份文件，一个是审查员引用文献（references cited by examiner），另一个是申请人提交并被审查员参考的文献（list of references cited by applicant and considered by examiner）

 

Non-final Rejection & Final Rejection审查意见是对专利性的全面审查的意见，涉及实质性驳回的通常有以下几类

 

 

OA类型汇总

 

 

驳回类型及应对措施

 

1.限制要求

 

对于初审合格的美国专利申请，审查员在进行实质审查前先对其是否符合美国专利法第121条的限制要求进行审查，如果一件申请的权利要求中存在两项以上相互独立或相互区别的发明时，审查员可以发出限制要求通知书，要求申请人将本申请限制在其中一项发明，即要求申请人选择本申请所要保护的发明。对于其他未选择保护的发明，申请人可以提出分案申请。

 

答复期限：自发文日起2个月，最多可延长4个月，但需缴纳相应延期费。

 

应对措施：针对限制要求通知的答复中，申请人必须在多个发明之间做出选择，但可以同时提交对限制要求通知的反对意见，陈述本申请不满足限制要求的两个基本条件之一的理由。

 

2.非最终审查意见

 

通常是申请在实审阶段收到的第一封审查意见或是请求继续审查后的第一个审查意见，表示审查员首次提出该专利申请至少存在一个影响授权的新问题。

 

答复期限：自发文日起3个月，最多可延长3个月，但需缴纳相应延期费。

 

应对措施：针对审查员提出的缺陷，申请人必须做出答复或修正，同时，还可以对权利要求或申请文件其他内容进行修改来客服缺陷。如果缺陷得以克服，并且申请人的回复中没有引入新的缺陷，审查员可能会向申请人发出授权通知书。

 

3.最终审查意见

 

申请人在答复非最终审查意见时没有完全解决或克服所有的问题而导致该专利申请无法授权时，审查员会下发最终审查意见，同时，会告知申请人相应的救济措施。

 

答复期限：自发文日起3个月，最多可延长3个月，但需缴纳相应延期费。

 

应对措施：终审意见通知发出后，申请人理论上不能再对权利要求进行修改。如需对权利要求进行修改，且改动不大，可考虑先答复终审意见通知书并同时提出AFCP2.0请求，从而有一定机会说服审查员，免去提出RCE带来的时间和资金成本。如果认为问题不容易克服，想要使实质审查流程回到最初，可以提出RCE并缴纳规定的费用，使审查员重新进行审查。

 

4.劝告书

 

申请人针对终审意见通知书提交的答复如果仍然不能说服审查员，致使申请不能被授权，此时审查员发出的审查意见通知书为劝告书，提示申请人可以就终审意见提交RCE或提出上诉。

 

答复期限：可以将劝告书看作是最终审查意见的延伸，所以答复期限为最终审查意见发文日起的3个月，最多可延长3个月，但需缴纳相应延期费。

 

应对措施：通常情况下，已经不允许申请人对权利要求或申请文件其他内容进行实质性修改，但是申请人可以根据自身实际情况选择不同的应对方式，例如提交RCE并缴纳相关费用重新进行审查或针对当前权利要求，就现有技术和可专利性的实质性问题向专利审判和上诉委员会提出上诉。
 

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