主题名称对专利权保护范围是否具有实际限定作用？

实用新型专利的用途限定主题名称对权利要求保护范围是否具有实际限定作用，应当结合实用新型专利这种权利类型，考虑主题名称与权利要求所限定技术方案之间的关系、主题名称对所要求保护的客体本身的形状、构造是否具有实质性影响等综合判断。

基本案情

包某扬系专利号为201620056618.4、名称为“手机计步器”的实用新型专利的专利权人。

“手机计步器”结构示意图

该专利权利要求1为：“一种手机计步器，其特征在于：包括底座、带手机固定放置空间的摇摆架以及驱动摇摆架摆动的电磁驱动装置，所述摇摆架可摆动的设置于底座上，所述电磁驱动装置包括固定在摇摆架上的永磁块以及可通电产生与永磁块对应磁极相同的电磁发生器，电磁发生器的电磁线圈位于永磁块下方。”

2018年1月25日，张某材针对该专利权提出无效宣告请求。

国家知识产权局于2018年7月9日作出第36621号无效宣告请求审查决定，认为该专利权利要求1等不具备创造性，维持该专利权部分有效。

包某扬不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出审查决定。

一审：北京知识产权法院于2020年12月1日作出（2018）京73行初11074号行政判决：驳回包某扬的诉讼请求。

包某扬不服，提出上诉，主张该专利主题名称中的“手机计步器”对专利权保护范围具有限定作用，构成与现有技术的区别特征，该专利具备创造性。

二审：最高人民法院于2023年12月14日作出（2021）最高法知行终847号行政判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

本案中，首先，该专利主题名称虽然为“手机计步器”，但从权利要求书及说明书的记载来看，该专利要求保护的技术方案只是一种带有手机放置空间的可摇摆的机械装置，通过电磁驱动装置产生的磁力和摇摆架自身重力的交互作用，使放置在摇摆架上的手机自动摇晃，其本身并不具有计步的功能和效果。故该专利权利要求的技术内容实质上是“一种自动摇晃手机的装置”，而非手机“计步器”，主题名称中的“计步器”与权利要求的技术内容不相适应。

其次，该专利是实用新型专利。所谓“计步”只是描述了该专利产品的一个用途，其对产品本身的形状、结构并不具有任何影响。无论是否有手机放置在该专利产品上、所放置的手机是否具备计步功能，该专利在通电时都可实现自动持续摇摆功能。

因此，该专利主题名称中的“计步器”对专利权保护范围不具有实际限定作用，不构成该专利与现有技术的区别特征。

关联索引

一审：北京知识产权法院（2018）京73行初11074号行政判决（2020年12月1日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知行终847号行政判决（2023年12月14日）

相关法条

《中华人民共和国专利法》第22条第3款（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条第3款）

授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

结语

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