“恋炼有词”商标无效宣告案

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申请人:朱伟

 

委托代理人:北京德智信知识产权代理有限公司

 

被申请人:北京新东方大愚文化传播有限公司

 

申请人于2021年06月28日对第47788717号“恋炼有词”商标(以下称争议商标)提出无效宜告请求，我局予以受理，现已审理终结。

 

申请人的主要理由:

 

一.争议商标的申请注册系被申请人对申请人所创的“恋练有词”商标及作品《恋练有词--2015考研词汇识记与应用大全》名称的恶意抢注。被申请人仅拥有该作品及其名称的使用权，被申请人对争议商标的申请注册系对其代理的申请人作品名称的恶意抢注，其行为是为了达到在失去代理权限后继续分享申请人无形资产的不良目的。

 

二.争议商标的申请注册损害了申请人在先作品名称权。

 

三.争议商标的申请注册具有主观恶意，违反诚实信用原则，易使相关公众对商品产生误认，有害于社会主义道德风尚并产生不良社会影响。综上，争议商标的注册违反了《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第七条、第十条第一款第(七)(八)项、第十五条、第三十二条、第四十四条、第四十五条等相关规定，请求宣告争议商标无效。

 

申请人向我局提交以下证据(光盘扫描件):

 

1.《恋练有词--2015考研词汇识记与应用大全》书籍封面:

2.《恋练有词--2015考研词汇识记与应用大全》首次出版版权页:

3.申请人与新东方大思编辑刘莉莉关于书籍出版计划的邮件:

4.申请人、唐迟与被申请人签署的著作权代理协议:

5.北京新东方迅程网络科技股份有限公司与唐迟签订的课程录制合同:

6.被申请人抢注“恋词”等商标资料:

7.申请人发布文章等:

 

被申请人在我局规定期限内未予答辩。

 

经审理查明:争议商标由被申请人于2020年7月3日提出注册申请，于2021年5月14日核准注册并公告，核定使用在第16类新闻刊物、期刊等商品上。商标专用期至2031年5月13日。以上事实有相关商标档案在案佐证。

 

我局认为，《商标法》第七条属于总则性条款，其立法精神已体现在《商标法》其他条款的具体规定中，我局根据申请人的评审请求、事实及理由，适用相关具体条款对本案审理如下:

 

一.申请人关于争议商标的申请注册构成《商标法》第十五条第一款所指情形的主张。根据申请人提供的证据3可知，2013年6月17日被中请人员工通过邮件与中请人联系，询问其是否有意愿将“恋练有词”这种学习单词的方法打造成一本词汇书。根据申请人提供的证据4可知，2013年12月2日中请人与被申请人签订了《著作权代理协议》，由被申请人作为《恋练有词--2015考研词汇与应用大全》的著作权代理人。被申请人作为申请人著作权代理人，在明知“恋练有词”为申请人在先使用在考研教学图书上的商标，却未经申请人授权或许可，将与其“恋练有词”文字构成近似的争议商标在与考研教学图书具有较强关联性的期刊等商品上申请注册，其行为构成了《商标法》第十五条第一款所指的情形，故争议商标的注册应予宣告无效。

 

二.申诸人关于争议商标的申请注册侵犯了其对“恋练有词”作品名称所享有的在先合法权益之主张。根据申请人提交的证据4《著作权代理协议》可知，申请人对《恋练有词--2015考研词汇与应用大全》作品享有著作权。且根据在案证据可知，在争议商标申请日前，该作品已出版发行并在后续多年内连续出版，其在考研教学图书领域具有一定知名度。鉴于该作品经出版推广所形成的商业价值亦蕴含于其作品名称之中，故申请人作为整部图书作品的著作权人，具备依据《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定对其作品名称提出保护主张的主体资格。本案中，争议商标与申请人在先作品名称中具有较强独创性的文字“恋练有词”构成近似，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过申请人的许可或者与申请人存在特定联系，致使申请人的在先权益可能受到损害，因此争议商标的注册已构成《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。

 

三.申请人关于争议商标的注册使用构成《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项规定所指情形的主张。本案中，申请人提交的在案证据不足以证明争议商标存在上述规定所指情形，故争议商标的申请注册未构成《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项所指情形。

 

综上，申请人无效宣告理由部分成立。

 

依照《商标法》第十五条第一款、第三十二条、第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下:

争议商标予以无效宣告。

 

当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

 

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