OEM贴牌加工出口行为是否构成“商标使用”
最近了解到北高在第731233号“SCALEXTRIC”商标撤销复审案中认定OEM贴牌应作为使用证据，那到底商标使用证据怎么认定，OEM贴牌在什么情况下能作为使用证据，请看下文。
案例分析
系争商标实际使用的商品未在中国境内流通而直接出口的,可以认定构成核定商品的使用。
该条款完全吸收了北高《商标授权确权行政案件审理指南》中关于“单纯出口行为的认定的规定，针对OEM贴牌加工行为是否构成撤三案件中的“商标使用行为”这一问题，发展趋势是从不承认其为商标使用，到认可为商标的有效使用，北高在第731233号“SCALEXTRIC”商标撤销复审案中认定“虽然来料加工的成品未进入中国大陆市场流通领域，若不认定其使用而撒销商标，恐不尽公平，且有悖于拓展对外贸易的政策”,笔者认为，相教于消极怠工不使用的行为，商标注册人通过贴牌加工积极生产并对外销售、出口商标商品的行为应当予以肯定，这也符合《商标法》关于撤三制度“鼓励商标注册人积极使用商标,撤销不是目的而是手段”的立法主旨。
题外话：确权行为:根据对未注册在先商标使用程度要求的高低，依次法及《商标法》第十五条“特定关系人抢注”,第三十二条“抢注他人已经使用并有一定影响力的商标。”第十三条第二款“抢注他人未在中国注册的驰名商标”，针对第十五条,有判例认定OEM贴牌加工构成该条要求的商标在先使用，针对第三十二条，绝大多数案例认定不构成。
【评析】不同类型案件中基于各自制度设计目的性和功能性对于OEM贴牌加工是否构成商标使用行为存在不同的认定:具体问题具体分析即可。
商标使用证据
一、商标使用在指定商品上的具体表现形式有：
1.采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上；
2.商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上；
3.商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传；
4.商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料；
5.其他符合法律规定的商标使用形式。
二、商标使用在指定服务上的具体表现形式有：
1.商标直接使用于服务场所,包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上；
2.商标使用于和服务有联系的文件资料上，如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等；
3.商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传；
4.商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品及其他资料；
5.其他符合法律规定的商标使用形式。
三、以下情形，不被视为《商标法》意义上的商标使用：
1.商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明；
2.未在公开的商业领域使用；
3.仅有转让或许可行为而没有实际使用；
4.仅以维持商标注册为目的的象征性使用。
四、仅提交下列证据，不视为《商标法》意义上的商标使用：
1.商品销售合同或提供服务的协议、合同；
2.书面证言；
3.难以识别是否经过修改的物证、视听资料、网站信息等；
4.实物与复制品。
五、有以下情形之一的，属于连续三年不使用的正当理由：
1.不可抗力；
2.政府政策性限制；
3.破产清算；
4.其他不可归责于商标注册人的正当事由。
六、当事人可以声明使用前案证据材料：
1.当事人于在先的撤三案件中，已经提交过使用证据，且相关使用证据能够证明本案中商标使用行为的，可不再重复提交。前案使用证据应在使用时间、使用的商品/服务、使用的商标标识三方面与本案一致或重合。
2.当事人需要使用前案使用证据的，应随《关于提供注册商标使用证据的通知》交回相关书面声明，说明前案（撤三案件）相关的申请号及商标注册号，以便审查员查阅。未予以说明或说明不清晰无法查阅的，视为本案未提交相关证据。
3.当事人在本案中提交了使用证据，同时声明使用前案使用证据材料的，如果前案证据材料与本案提供的证据材料有冲突或不一致的，审理时以本案证据材料为准。
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最后更新时间:2022-03-07 阅读:70次
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