向外国申请专利莫忘保密审查

专利申请需要保密审查的情形包括向外国申请专利权、 专利申请涉及国防利益需要保密的等。

 

法律规定

 

《专利法》：

 

第四条 申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照国家有关规定办理。

 

第十九条（原第二十条） 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。

 

中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的，应当遵守前款规定。

 

国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。

 

对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。

 

《专利法实施细则》：

 

第八条 专利法第二十条所称在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。

 

任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当按照下列方式之一请求国务院专利行政部门进行保密审查：

 

（一）直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向国务院专利行政部门提出请求，并详细说明其技术方案；

 

（二）向国务院专利行政部门申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求。

 

向国务院专利行政部门提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。

 

审查思路

 

专利制度是一种“公开换保护”的制度，原则上获得专利权的发明创造必须予以公开，但如果申请专利的发明创造涉及国家安全或重大利益需要保密的，将其公开就会损害国家安全或重大利益。因此，有必要建立相应的保密审查制度。

 

对于在中国境内完成的发明或者实用新型，无论申请人是中国单位或者个人，还是外国人、外国企业或者外国其他组织，只要在审查过程中证实该专利申请或者该专利未经国家知识产权局保密审查就已经向外国申请专利，则对于在中国的专利申请不予授权，对于已授权的专利应予宣告无效，即使发明或者实用新型的技术方案并不涉及国家安全或者重大利益。

 

1.适用主体是任何单位或者个人

 

《专利法》第20条第1款适用主体是“任何单位或者个人”。

 

2.发明创造是否为发明或者实用新型

 

仅适用于发明或者实用新型，向外申请外观设计无需履行保密审查手续。

 

3.实质性内容是否相同

 

基于一项发明或者实用新型技术方案的研发过程，其实质性内容通常是指该发明或者实用新型相对于其现有技术的改进之处。这里所谓的“现有技术”既可以是该专利文件所记载的背景技术，也可以是在行政审查程序中所确定的申请日前的已有技术，还可以参考当事人在相关程序中所确认的已有技术内容。

 

4.上述实质性内容是否在中国境内完成

 

判断专利的实质性内容是否在国内完成，可以从以下两个角度综合考察。一是从专利权人住所地的角度，二是从发明人国籍及工作地点的角度。

如果专利申请人或专利权人的主要研发基地和发明人的工作地点都在中国境内，在专利申请人或专利权人没有提供充足证据证明发明技术方案不是在中国境内完成的情况下，应当认定发明技术方案实质性内容是在中国境内完成的。

 

5.是否履行保密审查义务

 

对于符合条件的专利，应履行保密审查义务，否则应当承担发明或实用新型无法获得专利法保护的法律后果。

 

提出保密审查请求的几种方式

 

1.以技术方案形式单独提出保密审查请求

 

直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向专利局提出请求，并详细说明其技术方案。

 

2.申请中国专利之后提出保密审查请求

 

向专利局申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向专利局提出请求。

 

3.PCT国际申请视为同时提出保密审查请求

 

向专利局提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求，无需单独提出保密审查请求。

 

案例阐述

 

案例：第55586号无效决定，201720389490.8，一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱【以案说法案例，2022年复审委十大案件】

 

合议组认为：

 

专利法第20条第1款规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。专利法第20条第4款规定，对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。

 

本案中，请求人主张：本专利未进行保密审查，应当宣告全部无效，具体理由为：1）证据1-2、证据1-3、证据1-4证明本专利与US62/436730号美国临时申请属于同一主题的相同申请；2）证据2-1、2-2证明本专利的发明人均为中国人，发明人的研发地址及专利申请人在中国大陆，专利权人在中国大陆具有完善的研发体系和研发机构且依托国家/省级的研发项目进行了大量的技术研发，本领域具有较大的技术壁垒，需要结合生产才能有效研发，且证据2-1招股说明书发布之前专利权人在境外尚无研发公司，因此可以证明本专利发明创造的技术方案是在中国大陆境内完成的；3）本专利技术方案未进行保密审查，证据1-3未发现有符合保密审查规定的保密审查的相关文件。

 

专利权人则认为：1）本专利的第一发明人胡仁昌具有研发能力，本专利的发明创造主要是胡仁昌在美国完成的，发明创造在完成之后即申请了美国临时申请，其他发明人是在交流过程中完成的创造；2）完成发明创造并非一定要有实验机构，中国人也并非一定要在中国完成研发，在美国完成本专利的发明创造是事实，但无法提供证据证明，反证1可以作为这一事实的补强证据。

 

对此，合议组认为，专利法第20条是对专利申请人在国内完成的发明或者实用新型拟在国外申请专利的限制，不仅明确规定了在向国外申请专利之前要提交保密审查的义务，亦规定了对不履行保密审查义务将不被授予专利权的后果。专利申请人/专利权人就同样的发明或者实用新型先在国外申请专利，且未履行保密审查手续的，如果有初步证据表明所述发明或者实用新型的实质性内容在国内完成具有高度盖然性，而专利申请人/专利权人又不能提供充分的证据表明其发明或者实用新型的实质性内容在国外完成，则专利申请人/专利权人应当承担其发明或者实用新型不能获得专利保护的法律后果。

 

本案中，证据1-4为专利权人本人在美国的临时专利申请，申请日为2016年12月20日。证据1-2系本专利的优先权文件，提交申请的时间为2017年01月10日，晚于证据1-4的申请日；比较证据1-1、证据1-2和证据1-4的技术内容可知，三者技术方案完全相同，对此专利权人亦明确认可；从证据1-3的存档文件看，专利权人未就本专利的技术方案提交保密审查，对此专利权人亦无异议。因此，本专利属于先在美国提出专利申请，后在中国申请专利且未履行保密审查的情形，其能否获得专利保护，关键在于本专利的实质性内容究竟是在国内还是在国外完成的。

 

首先，请求人负有证明本专利的实质性内容在国内完成的初步证明责任，其举证需要达到高度盖然性的要求。判断本专利的实质性内容是否在国内完成，可以从以下两个角度综合考察。

 

一是从专利权人住所地的角度。证据2-1为专利权人公司的招股说明书，其封面载明，专利权人公司住所地在浙江省绍兴市新昌县，第1-1-113页记载，“公司始终注重研发体系的建设和完善，建有省级高级技术企业研究开发中心和省级企业研究院”“2011年，公司获得国家高新技术企业资格”；第1-1-114页记载，“公司完成了‘多功能医疗床智能驱动与控制系统’‘高精度电动推杆’两项国家火炬计划项目”“2016年完成了直筒型升降立柱……等多个省级新产品验收”。根据以上内容可知，专利权人的住所地和其研发机构均在中国境内，且无相反证据表明在证据1-4美国临时专利申请的申请日之前，专利权人公司在国外有具备技术研发或产品设计能力的机构，因此可初步证明专利权人公司所拥有的本专利的实质性内容高度可能是在中国国内完成的。

 

二是从发明人国籍的角度。根据专利法实施细则第13条的规定：专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。根据该款规定，凡是被记载为发明人的，就应当被认定为对发明或者实用新型的实质性特点或实质性内容作出了创造性贡献。本专利载明的发明人为胡仁昌、陆小健、黄占辉和张东行，该四人均应当被认为是对本专利的实质性内容作出创造性贡献的人。根据证据2-1的记载，胡仁昌、陆小健和黄占辉均为“中国国籍，无境外永久居留权”（参见证据2-1的第1-1-218页、第1-1-219页和第1-1-121页），且该三人均为专利权人公司的员工，在无相反证据的情况下，胡仁昌、陆小健、黄占辉三人做出职务发明的工作地应当被认为在国内。另外，证据2-2报道的主题是“新昌张东行：永攀科技高峰的‘追梦人'”，其中记载，张东行“担任办公室事业中心研发部负责人，主要负责办公桌升降系统”“机缘巧合下，来到浙江捷昌线性驱动股份有限公司工作”“工作六年来，他不忘初心，始终践行着自己对科技创新的坚持”“这几年，张东行带领的智慧办公团队取得了不俗的成绩”。基于以上内容，一方面，可初步证明张东行的工作任务与本专利具有关联性，另一方面也表明其工作地在国内。

综上，请求人提供的证据可初步证明本专利的实质性内容在国内完成具有高度盖然性。

 

其次，如果专利权人不能提供充分的反证推翻以上认定，表明本专利的发明创造是在国外完成的，则其应当承担不利的法律后果。本案中，专利权人提交反证1，拟证明本专利的技术方案是胡仁昌于2016年在美国出差期间完成的。

 

首先，反证1为由绍兴市公安局出入境管理局出具的“出入境记录查询结果”，显示本专利的发明人之一胡仁昌于2016年06月12日至2017年06月16日期间的出入境记录，其中在证据1-4的申请日（2016年12月20日）之前，胡仁昌共有三次从上海的出境记录，分别是2016年06月12日至07月03日前往加拿大、2016年10月24日至10月31日前往德国、2016年11月13日至24日前往美国。该反证1本身只能证明在以上期间胡仁昌曾经有出境经历，并不能直接证明本专利的发明创造系胡仁昌在国外完成。而且，除了胡仁昌外，本专利还有三位发明人，均为对发明创造的实质性内容作出贡献的人，该反证1不能证明另外三位发明人陆小健、黄占辉、张东行在国外完成本专利的发明创造。

 

其次，专利权人称本专利的发明创造主要是胡仁昌在美国完成的，但根据反证1可知，胡仁昌仅于2016年11月13日至24日前往美国，短短十天内，作为专利权人公司董事长的胡仁昌不仅形成技术方案的完整构思，还完成了美国临时专利申请所需的材料和所有申请手续，这一主张的合理性明显不足。

另外，从证据2-1可以看出，专利权人公司作为一拟上市公司，有完备的公司构架，其主张本专利的发明创造在国外完成，应有能力提供所述发明创造在国外研发和完成的直接证据。在专利权人未能提供充分证据，未尽到举证义务的情况下，应承担举证不利的法律后果。

 

综上所述，请求人提交的证据能够相互印证，证明本专利的发明创造在国内完成具有高度盖然性，在专利权人未能提供充分的证据推翻上述事实的情况下，合议组确认本专利的发明创造是在国内完成的。鉴于专利权人将其在国内完成的发明创造于2016年12月20日递交美国临时专利申请之前，未履行向国务院专利行政部门提请进行保密审查的义务，根据专利法第20条第1款、第4款的规定，本专利权利要求1-11的技术方案不能被授予专利权。

 

鉴于已经得出本专利权利要求1-11不符合专利法第20条第1款的规定应当被宣告全部无效的结论，故合议组对请求人提出的其他无效理由不再予以评价。

 

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