《关于商标申请注册与使用如何避免与在先权利冲突的指引》发布

为深入贯彻落实《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》关于“加强知识产权源头保护，强化知识产权申请注册质量监管”的部署，引导市场主体在申请注册与使用商标时遵循诚实信用原则，避免损害他人在先权利，国家知识产权局组织编写了《关于商标申请注册与使用如何避免与在先权利冲突的指引》，供相关市场主体参考使用。

 

关于商标申请注册与使用如何避免与在先权利冲突的指引

 

为引导市场主体在申请注册与使用商标时遵循诚实信用原则，避免损害他人在先权利，造成相关公众混淆和误认，制定本指引。

 

一、适用范围

 

《商标法》第三十二条规定申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，此处“在先权利”是指在商标申请注册日之前已经享有并合法存续的权利或者权益，包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权、地理标志、有一定影响的商品或者服务名称、包装、装潢以及应予保护的其他合法在先权益。对于在先商标权的保护，已通过《商标法》其他条款予以体现，因此本指引中“在先权利”不包括在先商标权。

 

二、关注重点

 

一是市场主体在申请注册与使用商标时，应当遵循诚实信用原则，遵守商业道德，树立按需申请、真实使用、合理保护的正确意识，避免“囤商标”“傍名牌”“搭便车”“蹭热点”等不当注册及使用行为。

 

二是市场主体在申请注册与使用商标时，应当主动避让与他人在先权利相同或近似的标志，避免对他人在先权利造成损害。市场主体在申请注册或者使用商标之前，应当尽到充分的注意义务，可通过互联网、国家企业信用信息公示系统、国家知识产权局专利检索及分析系统等方式对他人享有的在先权利进行充分检索查询，以确认相关标志不与他人享有的在先权利相冲突。市场主体也可以委托依法设立的商标代理机构进行检索查询。

 

三是市场主体拟将与他人享有在先权利冲突的标志作为商标进行申请注册或者使用的，应当获得在先权利人的许可，并在权利人授权许可范围内规范使用，未经许可，不得擅自使用。

 

四是市场主体应当规范使用注册商标，不得通过改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标，以免与他人在先权利相冲突。

 

三、商标与在先权利冲突的常见情形

 

(一）与字号权相冲突的情形

 

企业名称与自然人姓名相对，属于民法典赋予相关主体的人身权之一，其一般由行政区划名称、字号、行业或者经营特点及组织形式组成，其中的字号部分是用以区别不同企业的主要内容。实践中在商标法领域对于企业名称的保护主要体现在对字号权的保护。已与企业建立稳定对应关系的企业名称的简称，亦受保护。事业单位及其他组织的名称、个人合伙及个体工商户字号等可以参照字号权予以保护。

 

当事人应当避免在与在先字号权人实际经营的商品或者服务相同或者类似的商品或者服务上，将与他人在商标申请注册日之前已登记或者使用并在相关公众中已具有一定知名度的字号相同或者基本相同的标志，作为商标进行申请注册或者使用。同时，也应避免容易导致相关公众对商品或者服务的提供者产生混淆或者误认的商标申请注册和使用行为。

 

实践中，判断相关商标申请注册是否损害了他人在先字号权，一般还会结合在先字号的独创性、知名度、系争商标与字号权人实际经营的商品或者服务相同或者类似情况等因素进行综合考量。

 

【例】“西贝莜面村”注册商标无效宣告案

 

北京西贝莜面村餐饮有限责任公司（下称西贝公司）对自然人席某注册的“西贝莜面村”商标（下称系争商标）提出宣告注册商标无效申请。

 

西贝公司成立时间早于系争商标申请日，经过广泛使用宣传，“西贝莜面村”字号在餐饮等服务领域及相关公众中已具有一定社会知名度，为相关消费者所知晓。“西贝莜面村”字号并非现代汉语固有的常见词语，具有特定的指向性和一定的独创性。系争商标与“西贝莜面村”字号完全相同，且系争商标指定使用的“大饼”等商品，与西贝公司提供的“餐饮”等服务具有较为密切的关联关系，系争商标的注册与使用易导致相关消费者产生混淆，误认为系争商标指定使用的商品源自于西贝公司，或者与之存在某种特定联系，致使西贝公司的利益可能受到损害。

 

因此，系争商标的申请注册损害了西贝公司的在先字号权，构成《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”所指情形，系争商标已被宣告无效。

 

(二）与著作权相冲突的情形

 

著作权是法律赋予作者对其创作的文学、艺术和科学作品所享有的专有权利。著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果，常见的作品包括文字作品、音乐作品、美术作品、摄影作品、图形作品等。

 

未经著作权人许可，当事人应当避免将与他人已在先享有，并在保护期限内的著作权的作品相同或者实质性相似的标志作为商标进行申请注册或者使用。

 

实践中，在判断是否享有在先著作权时，一般会依据公开发表相关作品的证据材料、在先创作完成相关作品的证据材料及登记证书等证据进行认定，并可辅以生效裁判文书等证据进行佐证。

 

【例】“橙米CNMI”商标异议案
 

小米科技有限责任公司（下称小米公司）对泉州某电子商务有限公司(下称泉州公司)申请的“橙米CNMI（与小米的图实质性相似的图）”商标（下称被异议商标）提出商标异议申请。

 

小米公司提交的版权登记证书等证据足以证明其在先创作了MI（图）美术作品，享有该作品的著作权。被异议商标英文部分中的“MI”与上述美术作品在设计手法、表现形式、视觉效果等方面相近，已构成实质性相似，同时，经小米公司长期使用和广泛宣传，该作品已在相关公众中具有一定知名度，泉州公司有接触该作品的可能。

 

因此，被异议商标的申请注册损害了小米公司的在先著作权，构成《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”所指情形，被异议商标已被不予注册。

 

(三）与外观设计专利权相冲突的情形

 

外观设计是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

 

未经外观设计专利权人许可，当事人应当避免将他人已在先享有且在保护期限内的外观设计专利权中的外观设计作为商标进行申请注册或者使用，容易导致相关公众产生混淆，致使在先专利权人的利益可能受到损害。

 

实践中，在判断是否存在混淆可能性时，既可以将相关商标与在先外观设计进行整体比对，也可分别将其中的主要部分与要部进行比对。

 

【例】某图形商标无效宣告案

 

自然人孙某对自然人胡某注册的“图形”商标（下称系争商标）提出宣告注册商标无效申请。

 

孙某系图样为图形（与上面的图形高度相似）(名称为“电机(六叶)”)的外观设计专利权人，该外观设计专利申请日早于系争商标申请日，且处于保护期限内。系争商标与外观设计专利高度相近，已构成实质性相似，容易导致相关公众产生混淆。

 

因此，系争商标的申请注册损害了孙某的外观设计专利权，构成《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”所指情形，系争商标已被宣告无效。

 

(四）与姓名权相冲突的情形

 

依据《民法典》规定，自然人享有姓名权，有权依法决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名。依法应予保护的姓名不仅包括户籍登记的姓名，还包括笔名、艺名、译名、绰号、别名、网名等。

 

未经姓名权人许可，当事人应当避免将有一定知名度，已与他人建立了稳定对应关系的姓名作为商标进行申请注册或者使用，以免造成消费者混淆误认，致使他人姓名权受到损害。当事人不得在明知的情况下，基于损害他人利益的目的将他人姓名申请注册为商标。

 

实践中，在判断在先姓名权的保护范围时，一般会结合姓名的知名程度、知名领域及相关商标指定或者实际使用范围等因素进行综合考量。此外，以姓名（如英烈姓名、过世名人姓名、与名人姓名相同的本人姓名、宗教等领域的名人姓名等）作为商标进行申请注册或者使用，存在误导公众、妨害公序良俗或者有其他不良影响的，属于违反《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项规定的情形。

 

【例】“松鼠张三疯”商标异议案

 

自然人章燎源对福建某投资有限公司（下称福建公司)申请的“松鼠张三疯”商标（下称被异议商标）提出商标异议申请。

 

章燎源于2012年创立了三只松鼠股份有限公司（下称三只松鼠公司)，该公司以“三只松鼠”作为核心品牌。章燎源作为该公司创始人及法定代表人，以“松鼠老爹_章三疯”作为网名在新浪博客上发表多篇文章，经广泛的宣传使用，网名“松鼠老爹_章三疯”已与章燎源本人产生稳定的对应关系且在相关行业内具有一定知名度。被异议商标与“松鼠老爹_章三疯”网名在文字组合方式、呼叫和含义等方面近似，且被异议商标指定使用的“加工过的坚果”等与三只松鼠公司主要销售的“坚果”等商品密切相关，易使相关消费者误认为“松鼠张三疯”商标与章燎源之间存在某种关系，从而可能致使章燎源的利益受到损害。

 

因此，被异议商标的申请注册损害了章燎源的姓名权，构成《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”所指情形，被异议商标已被不予注册。

 

(五)与肖像权相冲突的情形

 

依据《民法典》规定，自然人享有肖像权。肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象。

 

未经肖像权人许可，当事人不得将他人肖像照片申请注册为商标，也应当避免将能够明确指向他人的肖像画、雕塑等作为商标进行申请注册或者使用，以免致使他人肖像权可能受到损害。

 

实践中，在判断相关商标申请注册是否损害了他人肖像权时，一般还会结合申请注册与使用行为是否会使相关公众对商品来源产生混淆或者误认进行综合考量。

 

此外，将他人的肖像（如过世名人肖像、宗教等领域的名人肖像等）作为商标进行申请注册或者使用，存在误导公众、妨害公序良俗或者有其他不良影响的，属于违反《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项规定的情形。

 

【例】“守护米红土地及图”商标异议案

 

自然人石耀武对山西某小米有限公司（下称山西公司)申请的“图（与石耀武相似的人像）”商标提出商标异议申请。

 

被异议商标图形部分与石耀武（山西沁州黄小米(集团)有限公司董事长）肖像神态特征差异细微，被异议商标注册或者使用在指定商品上易使相关公众误以为被异议商标所标志的商品来自于石耀武或者与之存在某种特定联系，进而致使石耀武利益可能受到损害。

 

因此，被异议商标的申请注册损害了石耀武的肖像权，构成《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”所指情形，被异议商标已被不予注册。

 

(六）与地理标志相冲突的情形

 

地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。

 

当事人应当避免将与在先地理标志相同或者近似的标志作为商标进行申请注册或者使用，以免容易误导公众，致使在先地理标志相关合法权益受到损害。

 

实践中，判断相关商标申请注册是否与他人在先地理标志相冲突，一般会结合地理标志客观存在情况及其知名度、显著性、相关公众的认知以及是否具有不当攀附的主观恶意等情况进行综合考量。

 

此外，商标与地理标志相同或者近似，容易误导公众的，一般情况下会优先受到《商标法》第十条第一款第（七）项或者第十六条第一款的规制。

 

(七)与有一定影响的商品或者服务名称、包装、装潢相冲突的情形

 

有一定影响的商品或者服务名称、包装、装潢，是指并非仅由商品或者服务的功能性形状构成、非通用的，并具有显著的区别性特征的标志。同时，上述标志应当已具有一定知名度，并能够使相关公众对标志所标示的商品或者服务的来源进行区分。有一定影响的商品名称是指商品独有的与通用名称有显著区别的商品名称。有一定影响的商品包装是指为识别商品以及方便携带、储运而使用在商品上的辅助物和容器。有一定影响的商品装潢是指为识别与美化商品而在商品或者包装上附加的文字、图案、色彩及其排列组合。

 

当事人应当避免将与他人已经有一定影响的商品或者服务名称、包装、装潢作为商标进行申请注册或者使用，以免造成相关公众混淆或者误认，使他人相关权益受到损害。

 

实践中，判断相关商标申请注册是否损害了他人在先有一定影响的商品或者服务名称、包装、装潢权益时，一般会结合相关商标及权益的近似程度、所标示的商品或者服务的关联程度等因素进行综合考量。

 

【例】“邹记Zouji Tuocha”商标无效宣告案

 

云南某茶(集团)股份有限公司(下称云南公司）对自然人邹某注册的“邹记Zouji Tuocha”商标（下称系争商标)提出宣告注册商标无效申请。

 

经广泛宣传，“云南沱茶”产品获得了诸多荣誉且销量较大，已构成知名商品，该产品的包装、装潢整体上具有鲜明的风格和显著特征，与云南公司的知名商品已形成对应关系，为知名商品特有的包装、装潢。系争商标中“Tuocha”部分与云南公司知名商品特有的包装、装潢中经过较为独特的艺术处理的“Tuocha”部分基本相同，系争商标在与云南公司知名商品同一种或类似的“茶”商品上的使用，易使相关公众认为其商品与云南公司的商品之间具有特定关系，从而产生混淆和误认。

 

因此，系争商标的申请注册损害了云南公司知名商品特有的包装、装潢权益，构成《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”所指情形，系争商标已被宣告无效。

 

(八)与其他应予保护的合法权益相冲突的情形

 

除上述列举的合法权利或者权益以外，商标的申请注册与使用还应当避免与其他应予保护的合法权益相冲突，具体包括作品名称权益、作品中的角色名称权益等。

 

当事人应当避免恶意将他人在先明确享有且合法存续，并具有较高知名度的相关权益作为商标进行申请注册或者使用，以致使他人相关权益受到损害。

 

实践中，判断相关商标申请注册是否损害了他人应予保护的合法权益，一般会结合商标与相关权益的近似程度、在先标志的知名领域以及所标示的商品或者服务的关联程度等因素进行综合考量。

 

【例1】“黑猫警长”商标无效宣告案

 

上海美术电影制片厂有限公司（下称上海美术电影厂)对深圳市某科技有限公司注册的“黑猫警长”商标提出宣告注册商标无效申请。

 

上海美术电影厂享有《黑猫警长》美术作品著作权，《黑猫警长》动画片自1984年播出起，多次在动漫节、动画片评选中获奖。“黑猫警长”作为美术动画片名称、作品角色名称已经成为具有明确指向性、对应性的名称，“黑猫警长”作品名称、角色名称已与《黑猫警长》美术动画作品及上海美术电影厂建立了固定的对应关系。系争商标与上海美术电影厂具有高知名度的《黑猫警长》动画片作品名称、角色名称完全相同，系争商标的注册或者使用易使相关公众误认为其与上海美术电影厂具有关联关系或者已经获得了上海美术电影厂的授权，从而挤占了上海美术电影厂基于该作品名称、角色名称而享有的商业价值和交易机会。

 

因此，系争商标的申请注册损害了上海美术电影厂作品名称的权益，构成《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”所指情形，系争商标已被宣告无效。

 

【例2】“王者荣耀”商标无效宣告案

 

腾讯科技(深圳)有限公司(下称腾讯公司）对自然人孙某注册的“王者荣耀”商标提出宣告注册商标无效申请。

 

“王者荣耀”是腾讯公司开发的一款网络游戏的名称，在系争商标申请日前已经在中国大陆地区进行了广泛宣传，为相关公众所知悉，具有较高知名度。系争商标与腾讯公司网络游戏名称均为“王者荣耀”，两者在文字构成、呼叫等方面相同，孙某对此未作出合理解释。系争商标的注册或者使用，易使相关公众认为商品来源于腾讯公司或者与腾讯公司有密切关联性，从而利用腾讯公司“王者荣耀”网络游戏的知名度获取更多交易机会和商业利益。

 

因此，系争商标的申请注册损害了腾讯公司游戏名称的权益，构成《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”所指情形，系争商标已被宣告无效。

 

【例3】“洛天依LUOTIANYI”商标异议案

 

上海禾念信息科技有限公司(下称禾念公司)对喀左某食品有限公司(下称某食品公司)申请的“洛天依LUOTIANYI”商标（下称被异议商标）提出商标异议申请。

 

“洛天依”为禾念公司制作的全世界第一款 VOCALOID中文声库和虚拟形象，“洛天依”声库于2012年7月12日在第八届中国国际动漫游戏博览会上正式推出，于2016年2月登上湖南卫视小年夜春晚，获得了较高知名度，与其角色形象建立了直接明确的对应关系。该角色名称“洛天依”并非汉语中常用词组搭配，具有较强独创性和显著性。被异议商标“洛天依LUOTIANYI”与禾念公司的角色名称相同，易使相关公众认为被异议商标指定使用的商品来源于禾念公司或者与其具有特定联系，进而产生混淆误认。某食品公司申请注册“洛天依LUOTIANYI”商标的行为不当利用了禾念公司创立角色的知名度及影响力。

 

因此，被异议商标的申请注册损害了禾念公司角色名称的权益，构成《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”所指情形，被异议商标已被不予注册。

 

四、商标与在先权利冲突的法律后果

 

一是未经许可擅自将他人享有在先权利的标志作为商标申请注册的，在先权利人可以依法对相关商标提出商标异议或者宣告注册商标无效申请。

 

二是未经许可擅自将他人享有在先权利的标志作为商标进行申请注册，特别是构成恶意抢注的，相关注册申请可能会被直接驳回或者被依职权宣告无效，如第58130606号“杨倩”、第58108579号“陈梦”、第58265645号“全红蝉”、第41126916号“雪墩墩”、第38770198号“谷爱凌”等商标。同时，构成恶意商标注册的，根据《国家知识产权局知识产权信用管理规定》相关规定，相关市场主体将面临信用惩戒。

 

三是未经许可擅自将他人享有在先权利的标志作为商标进行使用，涉嫌侵害他人在先权利的，或者未规范使用注册商标造成与他人在先权利相冲突的，在先权利人可以向人民法院提起民事诉讼，依法制止相关标志的使用，并要求侵权人赔偿损失。